Una recente decisione dell’EUIPO ha riacceso il dibattito sul carattere distintivo marchio, tema cruciale nelle procedure di registrazione. La nuova impostazione potrebbe segnare un punto di svolta per i richiedenti chiamati a dimostrare l’uso del marchio nell’intera Unione Europea.
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La decisione EUIPO su un marchio 3D
La Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), in data 11 ottobre 2024, ha emesso una interessante decisione (No. R 1561/2023-1), relativa a un marchio tridimensionale, soprattutto per ciò che concerne l’orientamento adottato dalla Commissione nell’esame delle prove d’uso del marchio, depositate nel procedimento, al fine di dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del marchio attraverso l’uso dello stesso nel mercato di riferimento.
Iter procedurale della domanda e rigetti legati al carattere distintivo marchio
In data 3 gennaio 2019, la società di diritto francese SANTOS depositava, avanti all’EUIPO, la domanda di marchio No. 018005754 consistente in un marchio 3D di uno spremiagrumi rivendicante “Spremiagrumi per professionisti del settore alberghiero, bar e ristorazione” nella classe Internazionale 7.
Il 23 dicembre 2019, l’Esaminatore dell’EUIPO rifiutava la registrazione della suddetta domanda di marchio dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 7(1)(b) [sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo] del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE), in quanto ritenuta priva di carattere distintivo.
Nei confronti della suddetta decisione, il Richiedente la domanda di marchio presentava appello avanti alla Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO.
Con decisione, No. R 281/2020-1 del 29 novembre 2021, la Commissione respingeva il ricorso del Richiedente contro la decisione dell’esaminatore sulla base dell’articolo 7(1), RMUE e sottoponeva nuovamente il caso all’Esaminatore per la determinazione della rivendicazione subordinata del Richiedente, ai sensi dell’articolo 7(3) [Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto] dell’RMUE, ossia al fine di determinare, fatta salva la carenza di distintività intrinseca della domanda di marchio depositata, se tale domanda di marchio potesse essere ritenuta registrabile, alla luce del carattere distintivo acquisito dal marchio in seguito all’uso dello stesso.
Su appello della richiedente la domanda di marchio oggetto di rigetto, con ordinanza del 29 luglio 2022 (29/07/2022, T-51/22, EU:T:2022:490) il Tribunale successivamente confermava la mancanza di carattere distintivo del marchio e respingeva il ricorso proposto dalla Ricorrente contro la decisione della Commissione di ricorso.
Il 31 gennaio 2023, preso atto della decisione di rigetto della domanda sulla base dell’articolo 7 (1) dell’RMUE, l’EUIPO notificava la ripresa del procedimento di esame della domanda subordinata del Ricorrente, basata sull’articolo 7(3) dell’RMUE, ossia tesa a far considerare registrabile la domanda di marchio quantomeno sulla base del carattere distintivo acquisito dal marchio in seguito all’uso dello stesso. Al Richiedente la domanda di marchio veniva quindi concesso un periodo di due mesi per produrre prove a sostegno della richiesta, basata sull’articolo 7(3) dell’RMUE.
Dopo il deposito di replica da parte del Richiedente alla richiesta dell’Esaminatore, lo stesso, con decisione del 31 maggio 2023, respingeva la rivendicazione subordinata della Richiedente basata sull’articolo 7(3) dell’RMUE, in quanto la documentazione agli atti, attestante l’utilizzo del segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio, non consentiva di stabilire che il segno avesse acquisito carattere distintivo attraverso l’uso in tutta l’Unione europea.
Il 21 luglio 2023 la richiedente la domanda di marchio rigettata presentava ricorso nei confronti della summenzionata decisione, sulla quale si è pronunciata, in data 11 ottobre 2024, la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO.
I criteri dell’Ue per valutare il carattere distintivo marchio
Prima di entrare nel merito degli aspetti più rilevanti della suddetta decisione, è importante ricordare che il carattere distintivo di un segno distintivo è un requisito fondamentale per la registrazione come marchio, che deve consentire ai consumatori di identificare, ossia distinguere, un prodotto o un servizio come proveniente da un determinata impresa, distinguendolo così da altri presenti sul mercato con provenienza imprenditoriale differente.
La capacità distintiva, nel segno di cui si chiede la registrazione come marchio, può essere intrinseca oppure può essere acquisita attraverso l’uso sul mercato tramite un utilizzo costante e riconoscibile dai consumatori di riferimento, fornendo così al segno di cui si chiede la registrazione la necessaria distintività per l’ottenimento appunto di un marchio registrato.
Approccio regionale al carattere distintivo marchio secondo l’EUIPO
Nella decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO nel procedimento sopra citato, la Commissione ha stabilito un nuovo ed interessante orientamento, nell’esame delle prove d’uso depositate dal Richiedente al fine di attestare l’acquisito carattere distintivo del marchio, attraverso l’uso che ne è stato fatto sul mercato dell’Unione Europea.
Infatti, mentre in precedenza la prassi dell’EUIPO considerava le prove d’uso di un marchio come relative all’uso del marchio in ciascuno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea dal punto di vista territoriale, in modo tale da valutare se tali prove dimostrassero l’effettivo utilizzo del marchio in ciascuno dei suddetti 27 paesi e se, di conseguenza, vi fosse stata la dimostrazione dell’uso nell’intero mercato unionale, la summenzionata decisione della Commissione dei Ricorsi ha riconosciuto che alcuni gruppi di paesi della UE, che condividono affinità culturali, linguistiche e geografiche possono essere ragionevolmente considerati come un mercato unico, ai fini del deposito delle prove d’uso.
Nello specifico, e pur non riconoscendo che il titolare della domanda di marchio in questione avesse presentato prove a conferma dell’acquisito carattere distintivo del proprio marchio in tutta l’Unione Europea, è stato riconosciuto dalla Commissione dei Ricorsi che i seguenti paesi formano mercati “regionali” della Ue:
- Grecia e Cipro;
- Romania e Bulgaria;
- Slovenia e Croazia;
- Germania, Austria e Ungheria;
- Finlandia e Svezia;
Dal suddetto nuovo approccio, sembra si possa evincere che d’ora in avanti l’EUIPO potrebbe ragionevolmente considerare che la presentazione di prove d’uso, in uno solo dei paesi facenti parte di un mercato “regionale”, sia sufficiente ad attestare l’uso del marchio nell’intero mercato “regionale”, ossia anche negli altri paesi, facenti parti di esso, in relazione ai quali le prove d’uso del marchio non sono state depositate.
Implicazioni pratiche e limiti del nuovo orientamento sul carattere distintivo marchio
Il suddetto nuovo approccio utilizzato dall’EUIPO, se confermato nell’esame delle prove d’uso in altri procedimenti analoghi avanti all’Ufficio, potrebbe ragionevolmente ridurre l’onere di prova per i titolari di marchi, che potrebbero avere infatti la facoltà di presentare prove d’uso in un singolo paese dell’Unione Europea, facente parte di un mercato “regionale”, affinché venga riconosciuto l’uso del marchio nell’intero mercato “regionale”.
Dal punto di vista dei titolari di marchi che devono affrontare procedimenti come quello di cui alla recente decisione della Commissione dei Ricorsi, è certamente auspicabile che tale approccio venga confermato e mantenuto in future decisioni, in modo tale da snellire l’onere probatorio a carico dei Richiedenti dei marchi, di fronte alla necessità della presentazione delle prove d’uso dei marchi.
Ciò non toglie che, anche in questo eventuale contesto più favorevole in merito all’onere di prova richiesto dall’EUIPO in tema di presentazione di prove d’uso di un marchio nell’Unione Europea, per i titolari dei marchi il disporre di adeguate e congrue prove riveste una fondamentale importanza, al fine di una adeguata tutela del marchio. In proposito, è importante che dall’esame di tali prove si possa dedurre in maniera incontrovertibile il territorio, il periodo a cui tali prove fanno riferimento, oltre ovviamente al fatto che le stesse si riferiscono al marchio in questione.
