Le inibitorie stabili nella proprietà industriale rappresentavano uno degli strumenti più efficaci e peculiari del diritto cautelare italiano: un meccanismo capace di garantire tutela immediata e duratura ai titolari di diritti, senza necessità di avviare un lungo e costoso giudizio di merito. Oggi, quella certezza è venuta meno.
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Il caso Villa Ramazzini e l’impatto sul diritto industriale italiano
La recente decisione della Corte di giustizia UE nel caso Villa Ramazzini (C 132/25, 23 aprile 2026) ha affondato il modello italiano del cautelare stabile nella proprietà industriale ed impone oggi un ripensamento profondo del sistema degli artt. 131 e 132 c.p.i. alla luce dell’art. 9, par. 5, della direttiva 2004/48/CE (direttiva enforcement) e dell’art. 50, par. 6, TRIPs.
Come funzionano le misure cautelari in Italia: inibitoria e sequestro
I nostri artt. 131 e 132 c.p.i. disciplinano le misure cautelari di inibitoria e sequestro in materia di proprietà industriale. In collegamento con il procedimento cautelare uniforme del codice di procedura civile, essi consentono che tali misure possano essere concesse anche prima del giudizio di merito; tuttavia, il rapporto con il merito varia a seconda della natura della misura. In particolare, per le misure cautelari “anticipatorie” (come l’inibitoria), può non essere necessario instaurare successivamente il giudizio di merito affinché la misura conservi efficacia; invece, per le misure conservative resta normalmente necessario l’avvio del merito entro il termine previsto, pena la perdita di efficacia della misura cautelare.
La disciplina europea: direttiva Enforcement e accordo TRIPs
L’art. 9 della Direttiva 2004/48/CE e l’art. 50 dell’Accordo TRIPS esprimono invece un principio diverso, ritenuto tuttavia compatibile con il nostro ordinamento fino alla citata decisione della Corte di giustizia UE. Più precisamente, secondo questi strumenti normativi le misure cautelari devono essere seguite dal giudizio di merito entro un termine ragionevole e possono essere revocate o perdere efficacia se il merito non viene instaurato. Entrambe le disposizioni prevedono inoltre che, se la misura viene revocata o si accerta successivamente l’inesistenza della violazione, il ricorrente possa essere condannato al risarcimento dei danni arrecati al resistente.
Il caso concreto: il marchio «Mò Mò Pizza» e l’inibitoria senza merito
Che cosa era avvenuto nel caso all’origine della decisione della Corte di giustizia UE? Come accade di sovente, il titolare del diritto sul marchio «Mò Mò Pizza, Sapori e Salute» ne lamentava l’uso abusivo. Per ottenerne la cessazione, adiva il Tribunale di Roma ed otteneva quindi un ordine di inibitoria, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. Soddisfatto dell’inibitoria, il titolare dei diritti non dava inizio al giudizio di merito, dal momento che nel nostro ordinamento ciò non era necessario.
Come visto in precedenza, infatti, sulla base delle norme del nostro ordinamento l’inibitoria cautelare può “stabilizzarsi”, ossia in sostanza – pur rimanendo un provvedimento cautelare – può continuare a produrre effetti, senza necessità di instaurare un successivo giudizio di merito entro i termini ordinari. Alle parti è quindi lasciata la facoltà – e non l’onere – di promuovere la causa a cognizione piena, cosa che le parti stesse normalmente decidono di fare solo in determinati casi, ed in particolare quando sono interessate ad una pronuncia sul risarcimento dei danni (che non è tipicamente possibile ottenere in sede di procedimento cautelare).
La logica del sistema italiano: economia processuale e bilanciamento degli interessi
Nella logica del nostro sistema, l’ultrattività delle inibitorie “stabili” non costituisce un’anomalia, ma uno strumento di economia processuale: se il resistente si conforma spontaneamente all’ordine cautelare, e nessuna delle parti ha interesse ad una decisione del merito, il sistema si arresta sulla soglia del provvedimento cautelare.
Con ciò evidentemente si realizza un notevole risparmio di risorse, perché da una parte il ricorrente può evitare i costi e i tempi di un procedimento di merito a cui non è interessato, conservando gli effetti dell’inibitoria; dall’altra parte il resistente può accettare l’inibitoria se non ritiene opportuno sostenere – a sua volta – i costi e i tempi di un procedimento di merito (conservando tuttavia sempre il potere di agire in giudizio per revocare l’ordine cautelare, sussistendone i presupposti); e dall’altra parte ancora l’ordinamento evita di ingaggiarsi in cause di merito quando ciò non sia necessario, concentrando le risorse in altre aree.
Va anche notato che i procedimenti cautelari di inibitoria propri del nostro ordinamento entrano nel merito delle questioni e non di rado si hanno consulenze tecniche (anche molto approfondite) che valutano la validità dei titoli azionati e la sussistenza della lamentata contraffazione, diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti europei in cui il cautelare non prevede alcun reale approfondimento delle questioni dibattute in causa.
I precedenti giurisprudenziali e la questione pregiudiziale alla Corte UE
Il sistema è a tal punto bilanciato che in effetti piuttosto frequentemente dopo l’inibitoria non si procede al giudizio di merito, senza che ciò abbia creato o crei reali critiche o disagi, come del resto testimoniato anche da recenti decisioni di merito, rese proprio in casi di inibitorie cautelari di tipo industrialistico (v. inter alia Tribunale Milano sez. XIV, 05/01/2024, n. 95 che rigetta l’eccezione di incompatibilità della normativa italiana con direttiva enforcement ed accordo TRIPs).
Nonostante la sussistenza di consolidati precedenti di merito a favore della nostra disciplina, di fronte alla riproposizione dell’eccezione in sede di legittimità la Cassazione riteneva di sollevare avanti alla Corte di giustizia UE una questione pregiudiziale, proprio diretta a chiarire se la disciplina italiana fosse compatibile con l’art. 9, par. 5, della direttiva Enforcement e con l’art. 50, par. 6, TRIPs, che – come visto – subordinano il mantenimento delle misure provvisorie all’instaurazione del merito entro 20 giorni lavorativi o 31 di calendario, pena la loro revoca o cessazione su richiesta del resistente.
La risposta della Corte di giustizia: la nuova regola applicabile
La Corte di giustizia ha risposto ritenendo che la disciplina italiana del cautelare stabile non sia compatibile con le norme comunitarie. Più specificamente, ha affermato che l’art. 9, par. 5, della direttiva osta a una disciplina nazionale che consenta il mantenimento di misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito quando il ricorrente non abbia promosso il giudizio entro il termine previsto. Secondo la Corte, tuttavia, le misure non caducano automaticamente per effetto del decorso del termine; è infatti necessario che il convenuto prenda l’iniziativa e chieda la revoca o la cessazione delle misure.
Ne deriva quella che, a valle della sentenza, può essere definita la nuova regola applicabile: le inibitorie in materia di diritto industriale non possono restare indefinitamente in vigore. Il ricorrente ha un vero e proprio onere di dare seguito all’inibitoria cautelare tramite un procedimento di merito, pena la potenziale caducazione dell’inibitoria stessa ad iniziativa del resistente, che potrà presentare istanza per ottenere la revoca o la dichiarazione di cessazione di efficacia.
Una decisione “al ribasso”: le conseguenze paradossali per titolari e resistenti
Questa decisione della Corte di giustizia UE sembra essenzialmente legata ad una interpretazione rigidamente formale della lettera della direttiva Enforcement e dell’accordo TRIPs. Questa lettura non tiene conto della realtà dei fatti e rischia di produrre un effetto del tutto paradossale: i diritti di proprietà intellettuale finiscono infatti in questo modo per essere protetti meno nel nostro ordinamento di altri diritti per i quali il regime di ultrattività delle cautele anticipatorie rimane intatto. Il sistema delle inibitorie “stabili” era nato proprio nell’ambito della proprietà intellettuale e solo successivamente era stato generalizzato; oggi, invece, è proprio il diritto industriale a subire la compressione più forte.
Questa armonizzazione sembra inoltre del tutto “al ribasso” dal punto di vista sostanziale e per tale ragione difficilmente conciliabile con la reale ratio della direttiva 2004/48/CE, che mira a rafforzare – non a indebolire – la tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, e con l’idea, sottesa al TRIPs, di garantire rimedi rapidi e dissuasivi contro le violazioni. Il risultato pratico della decisione, infatti, è quello di appesantire e rendere più difficoltoso (oltre che costoso) il ricorso alla tutela per il titolare dei diritti di proprietà industriale, che si trova oggi costretto a promuovere sistematicamente il merito per non perdere la protezione dell’inibitoria, anche nei casi in cui ciò non è né necessario né utile. Anche il resistente si trova ad essere danneggiato, dal momento che la necessaria instaurazione del giudizio di merito potrebbe dar luogo a ulteriori costi legali, oltre che alla esposizione ad una condanna per il risarcimento del danno (che a questo punto il titolare dei diritti, costretto al merito, sarà sempre portato a presentare). Certamente si potrà obiettare che le parti saranno spinte a negoziare in tempo utile un accordo transattivo che possa evitare in modo concordato il ricorso al procedimento di merito.
La prassi dimostra tuttavia che un tale accordo non è spesso raggiungibile nelle tempistiche previste dall’ordinamento per avviare il procedimento di merito; ed il sistema precedente presentava il vantaggio di dare alle parti maggiore tempo per valutare eventuali azioni in un senso o nell’altro. Spesso, infatti, decorso un determinato periodo di tempo sia la parte ricorrente sia la parte resistente finivano per accettare anche in modo silente lo status quo generato dall’ordine di inibitoria, senza intraprendere ulteriori iniziative. Né può essere dimenticato che i procedimenti di merito oggi necessari, a valle e a causa della decisione della Corte di giustizia, andranno a gravare un sistema giudiziario già in difficoltà – con il rischio reale di provocare una diminuzione dell’appetibilità delle misure cautelari nell’ordinamento italiano, di cui costituivano sostanzialmente lo strumento più attrattivo.
Le criticità giuridiche: il modello tedesco ignorato dalla Corte
Anche dal punto di vista strettamente giuridico, la decisione della Corte si presta a qualche critica. Essa in primo luogo presta scarsa attenzione verso modelli nazionali di compromesso, in particolare quello tedesco, dove il vincitore in sede cautelare è tenuto ad agire nel merito solo se il soccombente lo richiede: è dunque l’iniziativa del resistente – non un automatismo – a determinare l’obbligo di instaurare il giudizio a cognizione piena.
Questa soluzione dovrebbe essere considerata coerente con una interpretazione ragionevole dell’art. 9, par. 5, che subordina la revoca o la cessazione delle misure alla “richiesta del convenuto”, e consente di conciliare il diritto del resistente a non subire indefinitamente una misura provvisoria con il principio di economia processuale e con la libertà delle parti di non proseguire oltre quando l’assetto raggiunto è, di fatto, accettato.
Il destino delle inibitorie pregresse: nessuna caducazione automatica
Veniamo ora a trattare più nel dettaglio di queste questioni. Uno degli aspetti più delicati riguarda il destino delle inibitorie “stabili” già concesse in passato e non seguite da un giudizio di merito entro i termini dell’art. 9, par. 5, della direttiva. La sentenza della Corte è interpretativa e, in linea di principio, si proietta anche sul passato; ma questo non significa che tutti i provvedimenti esistenti debbano automaticamente cessare di avere effetto.
La stessa formulazione dell’art. 9, par. 5, e la lettura offertane dalla Corte indicano chiaramente che la revoca o la cessazione delle misure avviene su richiesta del convenuto. È quindi coerente ritenere, come anticipato, che le inibitorie pregresse restino efficaci fino a quando il resistente non eserciti il proprio diritto di chiedere la revoca o la cessazione degli effetti. Ove tale richiesta non venga presentata, l’inibitoria continuerà a produrre i propri effetti.
Sul piano processuale interno, si discute di quale possa essere il rimedio più adatto e secondo alcuni interpreti si propende per lo strumento previsto dall’art. 669 decies c.p.c., attraverso il quale il resistente può domandare la revoca del provvedimento in ragione della mancata instaurazione del merito nei termini. In tale sede, il titolare del diritto potrebbe contestualmente formulare una domanda incidentale di nuova concessione dell’inibitoria, facendo valere il perdurare del fumus e del periculum. Quest’ultimo sarebbe in particolare reso evidente dalla stessa presentazione dell’istanza da parte del resistente. Se questo desidera liberarsi dal vincolo della misura, significa che egli è interessato a riprendere o intensificare le condotte contestate. In caso di nuova concessione della misura, sarà questa volta necessario instaurare il giudizio di merito entro i termini imposti dalla direttiva e dal TRIPs, con la conseguenza che, in difetto, il resistente potrà nuovamente attivarsi per ottenere la cessazione degli effetti. Si realizza così un equilibrio dinamico: nessuna caducazione automatica a danno del titolare che aveva confidato nel regime previgente, ma neppure la possibilità di mantenere sine die misure non seguite dal merito contro la volontà del resistente.
Serve una riforma legislativa: il regime transitorio
In ogni modo, per evitare incertezze applicative e contrasti giurisprudenziali, è auspicabile un intervento legislativo ad hoc che disciplini in modo espresso il regime transitorio delle inibitorie “stabili” pregresse. Tale norma dovrebbe chiaramente escludere la caducazione automatica delle misure già concesse, espressamente affermando che le stesse restano efficaci sino a quando il resistente non chieda la revoca o la cessazione.
Inoltre, la norma dovrebbe prevedere che il resistente possa, entro un termine ragionevole, promuovere un procedimento volto alla revoca o alla cessazione degli effetti per mancata instaurazione del merito, in coerenza con l’art. 9, par. 5, della direttiva e con l’art. 50, par. 6, TRIPs, riconoscendo altresì espressamente la facoltà del ricorrente di chiedere, nello stesso procedimento, la nuova concessione dell’ordine di inibitoria, così da evitare soluzioni di continuità nella tutela laddove permangano i presupposti cautelari. Una disciplina di questo tipo consentirebbe di salvaguardare l’affidamento dei titolari che hanno costruito le proprie strategie sul regime previgente, tenendo conto delle indicazioni della Corte e quindi senza sacrificare il diritto del resistente a non subire indefinitamente misure non seguite da una decisione sul merito.
La via d’uscita: ispirarsi al modello tedesco per riformare l’art. 132 c.p.i.
Lo sguardo va poi rivolto al futuro. La tentazione di leggere Villa Ramazzini come un comando a “iniziare sempre il merito” va contrastata con decisione, perché rischia di snaturare la funzione stessa delle cautele e di appesantire il sistema giudiziario senza reali benefici. La via d’uscita potrebbe ispirarsi al modello tedesco, spostando il baricentro sulla iniziativa del resistente, e preservando la possibilità di non proseguire oltre quando nessuna delle parti lo desideri.
In questa prospettiva, una riforma mirata dell’art. 132 c.p.i. potrebbe mantenere la regola generale della perdita di efficacia delle misure non seguite dal merito entro i termini, ma prevedere, per le misure anticipatorie “stabili”, che il giudice fissi il termine per iniziare il merito solo su istanza del resistente, proposta entro un certo lasso di tempo dalla pronuncia o comunicazione dell’ordinanza. Al contempo, si dovrebbe riconoscere espressamente a ciascuna parte la facoltà di iniziare il merito in ogni momento, anche decorso tale termine, così da non precludere mai l’accesso alla cognizione piena. Infine, si dovrebbe coordinare questa disciplina con l’art. 9, par. 5, della direttiva, chiarendo che la revoca o cessazione della misura per mancata instaurazione del merito opera su richiesta del resistente, salva la possibilità per il titolare di chiedere una nuova inibitoria cui seguirà necessariamente il merito. Una simile soluzione, che valorizza la volontà delle parti e l’economia dei giudizi, consentirebbe di mantenere in vita il meglio del modello italiano delle inibitorie “stabili”, adeguandolo al quadro europeo senza trasformare la direttiva Enforcement in una macchina di produzione forzata di cause di merito.
