L’abuso del diritto nella proprietà intellettuale si estende oggi alle piattaforme digitali attraverso i meccanismi del DSA. In Italia il sistema dei modelli di utilità, privo di esame sostanziale preventivo, può favorire segnalazioni infondate con effetti escludenti rapidi e molto dannosi.
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L’abuso del diritto della proprietà intellettuale nel mercato digitale
L’abuso del diritto è una fattispecie ben nota al diritto della proprietà intellettuale. Si tratta di condotte formalmente consentite dall’ordinamento (per esempio, la registrazione di plurimi titoli a scopo difensivo), che tuttavia – superando determinati limiti – appaiono finalizzate ad un artificioso ampliamento del perimetro del diritto di esclusiva, oppure ad un enforcement in sede giudiziale o pregiudiziale, che mirano unicamente o prevalentemente ad ostacolare o ritardare la presenza di concorrenti su di un determinato mercato.
Oggi assistiamo all’estensione di queste condotte anche nel mercato digitale, nonostante (o forse proprio a causa del) l’adozione di strumenti legislativi avanzati come il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act o “DSA”).
Questa disciplina ha, come noto, introdotto un sistema armonizzato sul territorio dell’Unione Europea per la determinazione delle responsabilità dei provider e dei soggetti che ne utilizzano i servizi, in relazione alla messa a disposizione di contenuti illegali online, o comunque allo svolgimento di attività in ambito digitale che possano essere in violazione di diritti previsti al livello del nostro ordinamento nazionale e di quello europeo. Il sistema del DSA si fonda in particolare su meccanismi regolamentati di notice and take down, volti a garantire il rapido blocco delle attività illecite, con un maggior coinvolgimento delle piattaforme digitali.
Si sta ora cominciando a vedere come questi meccanismi possano essere utilizzati per realizzare condotte di abuso del diritto anche in ambito digitale, e l’ordinamento italiano mostra segni particolari di debolezza, legati al sistema di registrazione dei modelli di utilità, ossia soluzioni tecniche che migliorano l’efficacia o la comodità d’uso di un prodotto esistente. Come noto, non è previsto per i modelli di utilità un esame sostanziale preventivo.
Questa circostanza viene sfruttata da male intenzionati per procedere a registrazioni di modelli di utilità, in relazione a soluzioni che in verità non possiedono i requisiti necessari, al solo fine di acquisire un titolo formale che possa essere utilizzato per attivare procedure di segnalazione presso piattaforme online e ottenere la cessazione di attività o la rimozione di contenuti o prodotti che in realtà sono leciti.
Come nasce il titolo usato per l’abuso del diritto
Cosa succede in concreto in questi casi? Il male intenzionato, come detto, anzitutto procede a presentare domanda di registrazione del modello di utilità avanti all’ufficio competente. La procedura prevede un deposito telematico, che viene esaminato dall’Ufficio solo dal punto di vista formale, per quanto riguarda la completezza documentale ed il pagamento tasse.
Per quanto concerne invece i requisiti sostanziali non viene condotto alcun esame sostanziale, in quanto la presenza della novità o validità rimane responsabilità del richiedente ed eventualmente affidata a successive attività di enforcement. Entro qualche mese dalla presentazione della domanda si riceve conferma della registrazione, ed il titolo viene pubblicato nel bollettino ufficiale. La protezione diventa pubblica ed il titolare dei diritti può far valere il titolo contro terzi.
Il ruolo del DSA nelle segnalazioni alle piattaforme
E qui entra in gioco il DSA. Questo prevede infatti che nel caso di memorizzazione di informazioni il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio (art. 6), a condizione che a) non sia effettivamente a conoscenza dell’illecito e b) non appena a conoscenza agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o disabilitare l’accesso agli stessi.
Secondo l’art. 16 del DSA il titolare dei diritti può creare la conoscenza prevista dall’art. 6 inviando al prestatore di servizi una segnalazione sufficientemente motivata, ossia una segnalazione che – inter alia – contenga una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l’ente presume che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali; b) una chiara indicazione dell’URL dove il contenuto illegale si trova.
A questo punto colui che ha registrato il modello di utilità predispone ed invia una segnalazione al prestatore dei servizi, che si fonda sul titolo registrato, e che denuncia le condotte di terzi quale (asseritamente) illecite in quanto in violazione del titolo stesso. Quindi concorrenti che fino a quel momento hanno legittimamente inserito le proprie offerte commerciali sulla piattaforma si vedono bloccate le attività e devono fare i conti quindi con la presenza del titolo e la decisione della piattaforma di dare corso alla segnalazione del suo titolare.
Perché l’abuso del diritto produce effetti escludenti rapidi
Non va dimenticato, infatti, che la struttura del DSA privilegia , comprensibilmente, la rapidità e l’effettività dell’intervento, il che inevitabilmente tende a comprimere la profondità dell’accertamento, a maggior ragione quando la segnalazione sia basata su di un titolo registrato. La naturale conseguenza è che, nel caso prospettato di registrazione ad arte di un titolo per modello di utilità, chi si presenta come titolare dei diritti ed invia la segnalazione ha gioco facile nell’ottenere dalla piattaforma dei servizi la rimozione dei contenuti asseritamente (ma falsamente) illeciti e quindi il blocco delle attività dei concorrenti.
A quanto sopra deve aggiungersi che di fatto il DSA produce un incentivo sistemico alla rimozione prudenziale da parte dei fornitori di servizi, poiché in caso di mancata rimozione (a fronte della presenza di un titolo, ancorché successivamente giudicato nullo) la responsabilità della piattaforma è potenzialmente integrata; diversamente, in caso di rimozione di un contenuto successivamente verificato come lecito, tale responsabilità è esclusa, o comunque fortemente mitigata dalla circostanza che la rimozione si è basata su di un titolo effettivamente registrato dagli uffici competenti.
L’abuso del diritto e il danno per i concorrenti
Ed ecco quindi concretata la fattispecie di abuso del diritto IP, passando dalla creazione artificiosa del titolo attraverso l’escamotage dell’esame puramente formale del modello di utilità; dall’invio di segnalazioni sostanzialmente ingiustificate ma formalmente corrette ai prestatori dei servizi; fino alla realizzazione dell’obiettivo di escludere i propri legittimi concorrenti dalla piattaforma, a meno che gli stessi non abbiano la possibilità di reagire.
La semplice risposta al fornitore di servizi digitali circa la nullità del titolo può tuttavia non essere sufficiente, anche se corrispondente a verità, poiché la piattaforma non ha la possibilità né l’obbligo giuridico di verificare la fondatezza nel merito della validità del titolo azionato.
Per conseguenza, potrebbe essere necessario agire giudizialmente nell’ordinamento giuridico interessato al fine di ottenere l’annullamento del titolo, con i costi e con i tempi necessari. Ciò è particolarmente significativo se si considera che di regola la nullità di un titolo di proprietà intellettuale può essere disposta solo con sentenza, al termine di un procedimento di merito a cognizione piena, il che richiede allo stato fra i due e i tre anni (tempi ovviamente incompatibili con la sopravvivenza nel mercato , in particolare se si tratta di un mercato digitale).
Da qui l’evidente effetto escludente e il danno ingiusto arrecato al concorrente, ottenuto tramite la creazione e l’esercizio abusivo di un titolo solo apparentemente esistente.
I rimedi cautelari contro l’abuso del diritto
La buona notizia è che nell’ordinamento italiano è possibile individuare strategie efficaci di contrasto che si basano su azioni cautelari di inibitoria della condotta illecita consistente nell’invio di segnalazioni infondate. Si tratta di procedimenti sommari e strumentali, concedibili anche “inaudita altera parte”, ossia senza necessità di convocazione delle parti (salvo instaurazione successiva del contraddittorio).
Questi procedimenti durano da poche settimane a qualche mese (a seconda della complessità della vicenda processuale) e sono volti ad ottenere una tutela provvisoria e urgente, al fine di evitare che il tempo necessario per la decisione di merito pregiudichi in modo irreparabile o grave il diritto fatto valere. I requisiti sono quelli del “fumus boni iuris” (ossia la sommaria esistenza delle ragioni del diritto e della sua violazione) e del “periculum in mora” (ossia il danno irreparabile causato al ricorrente nelle more del giudizio di merito, che quindi giustifica l’azione cautelare).
Nell’ambito di questi procedimenti è possibile chiedere al Tribunale di valutare in via preliminare incidentale la sussistenza dei requisiti di validità del titolo di proprietà intellettuale e – se questi vengono ritenuti in effetti inesistenti – richiedere l’inibizione delle condotte escludenti. Non si tratterà di una sentenza in grado di annullare la validità del titolo, ma in ogni caso sarà possibile ottenere una sorta di “safe harbour” per continuare le proprie attività senza ostacoli fino all’emanazione di una pronuncia di invalidità nel merito; in quest’ultimo contesto il soggetto agente, che ha registrato il titolo in mala fede per poi inviare segnalazioni infondate, potrà anche essere condannato a risarcire il danno arrecato al concorrente.
Giurisprudenza e abuso del diritto nella concorrenza sleale
Oggi la giurisprudenza italiana ha riconosciuto in più ipotesi la figura dell’abuso del diritto, annoverandola tra gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 n. 3 cod. civ. quale condotta concorrenzialmente illecita. Qualora le diffide siano inviate anche a soggetti terzi rispetto al concorrente (come nel caso di piattaforme online), la condotta viene infatti pacificamente qualificata anche come denigratoria ex art. 2598 n. 2 cod. civ. e comunque illecita ex art. 700 cod. proc. civ.
In questo senso il Tribunale di Venezia (ord. 16 novembre 2019) ha ritenuto che “può senz’altro dirsi concretata la condotta di concorrenza sleale nell’avere la resistente avanzato diffide, sia alla ricorrente sia alla sua produttrice e alla relativa agente, sia alla distributrice generale, fondate su un brevetto inefficace, quale unica privativa dedotta inizialmente, nel marzo 2019, e comunque allegata come asserito suo titolo anche nelle comunicazioni del maggio 2019, nelle quali era menzionato, per la prima volta, anche il titolo valido, costituito modello di utilità”.
Esistono anche precedenti dell’Autorità Garante della Concorrenza (come il caso AGCM A538) che affrontano l’ipotesi di utilizzo di diritti IP in modo strumentale per finalità escludenti, evidenziando come l’uso combinato di strumenti di proprietà industriale e iniziative giudiziarie possa integrare una strategia escludente, qualificabile come abuso di posizione dominante. Una simile condotta si inserisce nel solco della giurisprudenza europea in materia di sham litigation, secondo cui anche l’esercizio di diritti formalmente riconosciuti può essere censurato quando abbia carattere arbitrario o strumentale.
Quali effetti produce l’abuso del diritto sulle piattaforme
Il passaggio dal contenzioso tradizionale al contesto digitale non altera la natura del fenomeno, ma ne amplifica la portata: ed infatti, le procedure di notice and action sono assimilabili alle lettere di diffida e consentono di ottenere effetti escludenti analoghi (ancorchè certamente maggiori).
La reazione – come si è visto sopra – è possibile ed efficace. Nel frattempo sarà anche necessario interrogarsi sulla ammissibilità della perduranza nel nostro ordinamento di istituti come la registrazione del modello di utilità senza esame sostanziale preventivo, considerati gli effetti distorsivi che una tale fattispecie è in grado di produrre, anche in considerazione dei nuovi mercati digitali e del loro funzionamento.
