Le piccole e medie imprese italiane competono sempre più spesso su mercati esteri, e in molti settori lo fanno in misura superiore alla media nazionale. Questo è particolarmente vero per i settori produttivi che fanno leva sulla proprietà intellettuale (che si tratti di marchi, design, brevetti, know-how o diritto d’autore). È il caso, ad esempio, della cosiddetta Motor Valley emiliana, dove accanto ai grandi marchi operano studi indipendenti di ingegneria e design e una rete fitta di fornitori: secondo i dati elaborati da Nomisma per Motor Valley Association e Regione Emilia-Romagna (aprile 2026), il 78% dei fornitori diretti dei marchi capofila vende all’estero, contro una media nazionale del 46%.
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Asset IP e contratti delle PMI sui mercati internazionali
Ciò significa che quasi ogni rapporto di fornitura è un contratto transfrontaliero, in cui l’azienda italiana deve avere gli strumenti adatti per confrontarsi e difendersi adeguatamente. Spesso la controparte è una grande società, molto attrezzata anche dal punto di vista legale, così che frequentemente le bozze contrattuali sono sbilanciate a favore della parte più forte.
Per fare solo un esempio, in questi contratti spesso viene scelta quella legge straniera che la parte più forte ritiene maggiormente conveniente, ed anche la scelta del foro per il caso di contenzioso (anch’esso straniero) può creare degli sbilanciamenti.
Il paradosso è noto, ma raramente governato. Il mercato è internazionale, ma gli strumenti di tutela restano in larga parte territoriali: marchi, disegni e brevetti – nonostante un certo livello di armonizzazione – sono sempre soggetti al principio di territorialità; il segreto commerciale ha una definizione armonizzata a livello europeo, ma i rimedi e le regole processuali sono nazionali; le norme sulla titolarità iniziale dei risultati creativi e sul loro trasferimento variano da un ordinamento all’altro.
Come identificare gli asset IP nelle operazioni internazionali
Chi si internazionalizza deve quindi conoscere e usare gli strumenti della proprietà intellettuale in tre momenti distinti: quando gli asset nascono e devono essere identificati, quando vengono negoziati e concessi in licenza, ed infine quando occorre farli valere. In questo articolo ci concentreremo sui primi due aspetti, partendo da alcuni casi concreti che possono aiutare a individuare il problema.
Marchi, design e know-how nelle acquisizioni
Nel primo esempio un’impresa italiana acquista da un gruppo straniero, attivo su diversi mercati, un portafoglio composto da marchi registrati in più giurisdizioni. Il prezzo dell’operazione viene concordato tenendo presenti principalmente i marchi; ma successivamente si comprende che una parte importante dell’acquisizione riguardava design non registrati e know-how produttivo, collegati ai marchi stessi: beni compresi nel perimetro dell’operazione, ma descritti nel contratto in modo generico e non adeguatamente documentati.
Il valore effettivo dell’operazione dipende quindi in misura almeno pari da beni che non compaiono in alcun registro, e la cui identificazione e il cui trasferimento sono complessi. Senza un inventario preciso di tali beni l’acquirente non può trarre il massimo vantaggio dall’operazione stessa, né può difendersi adeguatamente nei confronti dei terzi.
Background e foreground nei contratti di fornitura
Nel secondo esempio un fornitore italiano di servizi di ingegneria lavora per un costruttore di macchinari ad alte prestazioni prodotti in pochissimi esemplari. Nel contesto del contratto al fornitore italiano viene richiesta una altissima personalizzazione, all’interno della quale viene quindi convogliata una parte del know-how di base che il fornitore stesso ha maturato negli anni. Il contratto, tuttavia, è predisposto dal cliente, e prevede che si applichino legge e foro stranieri (scelti dal cliente).
Quasi a fine progetto il cliente contesta vizi di esecuzione e sospende i pagamenti; il fornitore scopre allora che una clausola di poche righe gli ha sottratto la titolarità di tutto ciò che ha sviluppato, man mano che lo sviluppava, e che non dispone di alcuna documentazione del know-how che possedeva prima dell’incarico: il cosiddetto background, ossia l’insieme di conoscenze, metodi, software, dati e attrezzature che il fornitore porta con sé nel progetto e che preesiste a esso.
Se fosse stato elencato e datato in un allegato al contratto, il background avrebbe potuto essere tenuto distinto dai risultati sviluppati per il cliente nel corso del progetto (il cosiddetto foreground). In questo contesto si avvede di aver perduto una leva importante che avrebbe potuto proteggerlo dalla azione avversaria: se infatti avesse conservato la proprietà intellettuale su quanto sviluppato, il cliente avrebbe avuto diverse buone ragioni per adottare un approccio più morbido, nel timore di vedersi precluso il successivo utilizzo di quanto sviluppato.
Registrazioni e know-how: la tutela degli asset IP delle PMI
Dagli esempi che precedono si possono trarre alcuni interessanti insegnamenti. Il primo insegnamento riguarda la necessità di dedicare attenzione all’analisi di ciò che si possiede come asset IP, considerandone i profili anche nelle diverse giurisdizioni in cui si opera.
Diritti registrati e verifiche nei diversi ordinamenti
Per i diritti titolati l’operazione è in apparenza semplice, ma in ogni caso è importante ricordare che occorre verificare, registro per registro, le registrazioni e la loro regolarità, acquisendo anche informazioni, documenti e garanzie adeguate sulla situazione contrattuale e sull’uso, per accertare che gli asset non siano esposti a un rischio di decadenza per mancato uso.
Il trasferimento va poi reso opponibile nei singoli ordinamenti con le opportune iscrizioni e trascrizioni nei registri dei vari uffici competenti, che possono essere nazionali o sovranazionali a seconda dei casi (ed i tempi e le formalità – con i relativi costi – vanno attentamente considerati in sede di operazione poiché essi sono spesso tutt’altro che trascurabili).
Tutelare il know-how come segreto commerciale
Il secondo insegnamento riguarda i beni non registrati, la cui posizione è più delicata. In un’acquisizione questi diritti si trasferiscono per contratto: è quindi necessario ricevere un dossier documentale completo, che deve essere attentamente controllato, prevedendo anche adeguate garanzie.
Fra i diritti più fragili va considerato il know-how, che è tutelato come segreto commerciale (art. 2, par. 1, Dir. (UE) 2016/943; artt. 98 e 99 c.p.i.) solo se le informazioni sono segrete, hanno valore economico in quanto segrete e sono sottoposte dal titolare a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali.
Questo significa che l’asset IP deve essere attentamente costruito sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista legale. Oltre al primo step della identificazione è necessario istituire delle misure tecniche e legali adeguate che ne limitino e traccino l’accesso, nei confronti sia dei dipendenti sia dei consulenti e dei fornitori, tramite accordi di riservatezza e clausole di attribuzione dei risultati.
Valorizzare gli asset IP nei rapporti con i clienti
Il terzo insegnamento riguarda i rapporti con i clienti: una volta fatto emergere e adeguatamente protetto l’asset IP, occorre gestire tali rapporti in modo che da una parte l’asset in questione sia adeguatamente valorizzato, e dall’altra sia protetto contro divulgazioni non autorizzate (in particolare nel caso del know-how), contro cessioni (anche eventualmente “nascoste”) e infine contro ogni forma di utilizzazione non espressamente autorizzata.
Licenze e cessioni degli asset IP nei contratti di fornitura
Nel caso di una filiera composta di PMI che si pongono sul mercato essenzialmente come fornitori è cruciale resistere alle richieste dei committenti che – partendo dalla loro posizione di forza – cercano spesso di non riconoscere la proprietà intellettuale del fornitore o di acquisirla. Gli effetti di una clausola di cessione dei diritti sulla proprietà intellettuale possono essere esiziali, non solo nell’ambito del singolo contratto di fornitura, ma prospettivamente anche in modo più ampio per la stessa posizione commerciale del fornitore.
Consideriamo per prima cosa l’aspetto del contratto con il cliente. Una clausola di cessione come quella tipicamente proposta dal committente («il Cliente è titolare della proprietà intellettuale su tutti gli sviluppi realizzati dal Fornitore nel corso del progetto») fa sì che la titolarità passi automaticamente, man mano che il lavoro viene svolto, e non alla consegna o al pagamento.
In caso di controversie, sospensioni di pagamento, e simili, il fornitore resta con un credito per il corrispettivo (di difficile esecuzione, specie all’estero), ma non può più far leva sulla proprietà intellettuale. Quest’ultima tuttavia è uno strumento molto più forte del puro credito, perché consente rimedi incisivi come quelli del sequestro e dell’inibitoria, anche in sede urgente.
E ciò anche quando il contratto preveda un foro straniero: le misure cautelari possono essere chieste al giudice di un altro Stato membro, e l’azione a tutela della proprietà intellettuale, se non richiede l’interpretazione del contratto, può essere qualificata come extracontrattuale e quindi proposta davanti al giudice del luogo in cui la violazione si verifica.
Licenza, cessione e pagamento del corrispettivo
È comprensibile che simili clausole siano difficili da negoziare, per il valore della commessa, per i tempi, talvolta per la fiducia nel rapporto con il cliente; eppure è proprio qui che deve essere fatto uno sforzo particolare. Si può per esempio valutare di concedere al cliente una licenza, anziché una cessione, che può poi essere non esclusiva, limitata al prodotto, al territorio e alla durata del progetto.
Perché la licenza conservi la sua funzione di leva è però essenziale che la sua efficacia sia subordinata al pagamento del corrispettivo, o che il contratto ne preveda la risoluzione in caso di inadempimento: una licenza piena e irrevocabile, concessa sin dall’inizio, consentirebbe al cliente di continuare a utilizzare i risultati anche sospendendo i pagamenti. Dove la cessione è inevitabile, la si può subordinare all’integrale pagamento, configurandola come sottoposta a condizione sospensiva, e prevederne la retrocessione in caso di risoluzione o recesso.
La distinzione tra background e foreground
In ogni caso – e qui veniamo al secondo aspetto – va tenuto distinto il background, che dovrebbe in linea di principio rimanere al fornitore e venire concesso soltanto in licenza, in misura limitata e nei limiti di quanto necessario all’uso dei risultati, dal foreground sviluppato nel progetto. Ciò lascia al fornitore la libertà di riutilizzare le proprie conoscenze di base con altri partner, migliorando anche le probabilità di essere coinvolto nelle versioni successive del prodotto.
Internazionalizzazione delle PMI: proteggere gli asset IP prima del conflitto
In conclusione, per una PMI che si internazionalizza la proprietà intellettuale va considerata in ogni fase dell’attività, ed il primo presidio consiste nel procedere per tempo a valutazioni di tipo organizzativo e contrattuale. Come detto, si tratta di riconoscere gli asset IP man mano che emergono, di documentarli e di proteggerli all’interno dell’impresa e nei rapporti con dipendenti e fornitori. Si tratta inoltre di negoziare facendo attenzione alle clausole che riguardano la proprietà intellettuale.
Adottando questi strumenti si pone già una buona base per mitigare le conseguenze di potenziali situazioni di conflitto. Contemporaneamente, ci si deve attrezzare per avere delle buone soluzioni a disposizione nel caso in cui la controversia non possa essere evitata.
Ci sono strategie di gestione che comprendono gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la negoziazione e la mediazione; ci sono soluzioni di copertura del rischio del contenzioso; ci sono infine modalità di finanziamento dello stesso, particolarmente interessanti quando sono in gioco asset IP. Di questo ci occuperemo nel prossimo articolo dedicato al tema dell’internazionalizzazione delle PMI attraverso gli asset IP.
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