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trade secret

Tutela dei segreti commerciali, che cambia col decreto 63/2018

Le novità in materia di tutela delle informazioni commerciali riservate col decreto 53/2018 d recepimento della direttiva Ue 2016/943. Di cosa parliamo quando parliamo di segreti industriali, quali sono le misure per mantenerli tali e quali sono le nuove circostanze aggravanti che determinano un aumento della pena

15 Gen 2019

Simone Bonavita

Professore a contratto in "Sensitive Personal data Processing" at Università degli Studi di Milano


Il decreto 63/2018, in recepimento della Direttiva Ue sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, amplia a tutti gli effetti la tutela già in precedenza offerta dal nostro ordinamento e inasprisce le pene in caso le condotte illecite siano realizzate tramite strumenti informatici.

Chi detiene un segreto commerciale, dal canto suo, dovrà non solo mettere in atto le adeguate misure di sicurezza –logiche e fisiche e soprattutto organizzative ed informatico giuridiche – ma documentarle in maniera precisa, per far valere i propri diritti in sede di contenzioso.

Tutela del trade secret: un quadro normativo comune 

L’Unione Europea è da qualche anno attiva, come non mai, nel creare un framework normativo volto a spingere gli Stati membri ad adottare politiche e norme comuni in tema di trattamento dei dati e delle informazioni per mezzo di strumenti digitali. Tra queste rientra certamente la Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Gli episodi legati alla sottrazione di segreti industriali, infatti, sono in costante aumento, generando gravi perdite alle economie dei Paesi membri: per la sola Germania le istituzioni europee ipotizzano danni compresi tra i 20 ed i 50 miliardi di euro all’anno.

Il concetto di segreto commerciale

L’articolo 2) della Direttiva oggi in esame definisce chiaramente il concetto di “segreti commerciali”, quali informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  • hanno valore commerciale in quanto segrete;
  • sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

L’art. 3 della Direttiva, denominato “acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali”, a sua volta evidenzia i casi in cui l’acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita. Ciò accade qualora il segreto commerciale sia ottenuto da un terzo con una delle seguenti modalità:

  • scoperta o creazione indipendente;
  • osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale;
  • esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell’Unione e nazionali;
  • qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, infine, sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.

Il panorama italiano

Il 7 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs 11 maggio 2018, n. 63, emanato dal Governo in attuazione della Direttiva in esame, che è entrato in vigore il 22 giugno 2018.

Appare utile precisare, tuttavia, come a livello normativo, l’ordinamento italiano dedicasse già in precedenza gli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (cpi) ad una specifica tutela a quelle che venivano definite “informazioni segrete” – ed ora, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “segreti commerciali” – offrendo già da anni una forma di tutela molto simile a quella auspicata dalla Direttiva.

Con la relativa attuazione sono state apportate tra l’altro alcune modifiche a suddetti articoli, che lasciano tuttavia intatto per larga parte l’impianto normativo preesistente, mettendo a disposizione dei titolari delle informazioni segrete alcuni strumenti di tutela ulteriori.

Una piccola rivoluzione colposa

Il nuovo testo dell’art. 98 cpi, come modificato dal dlgs 63/2018 prevede che:

“1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche”.

L’art. 99 cpi, a sua volta, prevede al comma 1) che ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 cpi, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo, mentre il comma 1-quater del medesimo articolo fissa un termine prescrizionale di cinque anni per i diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 99 cpi.

Il testo dell’art. 98 cpi, rimasto pressoché invariato, consente di identificare quando delle informazioni possono essere considerate segreto commerciale.

Siamo in presenza di informazioni riservate quando queste

  • sono segrete,
  • hanno valore economico in quanto segrete, e
  • sono state su di esse adottate misure atte a mantenerle ragionevolmente segrete.

Tali segreti devono essere altresì considerati tali solo qualora non siano pubblici, ovvero, “non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”.

L’art. 99 cpi, al comma 1-bis. introduce una importante novità: l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1”.

Si tratta, a tutti gli effetti di una estensione a quei fenomeni di divulgazione colposa – da intendersi con ogni probabilità quali fenomeni dettati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline – che, in passato, avevano sollevato le perplessità di una parte della giurisprudenza.

Sempre in questa direzione, si muove il comma 1-ter del medesimo articolo, stabilendo che “la produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente”. Si tratta, anche in questo caso, di una estensione a fenomeni di natura colposa.

Le misure per mantenere segreti i segreti commerciali

In questo contesto appare interessante una breve considerazione in merito alla natura delle misure atte a mantenere segreti (non sicuri!) i segreti commerciali.

Le misure da adottare potranno essere logiche, fisiche, ma – e soprattutto – organizzative ed informatico giuridiche.

Al fine di evidenziare una responsabilità – anche colposa – del soggetto agente appare di primaria importanza investire in quel complesso di misure che possono – soprattutto agli occhi di un eventuale organo giudicante – in primo luogo mettere a conoscenza del grado di riservatezza delle informazioni il soggetto che vi accede. Fondamentale appare dunque la redazione di accordi di riservatezza, non generici, che descrivano quali informazioni debbano ritenersi segrete e quali pubbliche, nonché il relativo ambito di diffusione. A latere di questi accordi specifiche policy organizzative dovranno redatte dal detentore dei segreti commerciali e messe a conoscenza di chi accede agli stessi.

Non sarà dunque sufficiente adottare generici impegni alla riservatezza o riferirsi ad obblighi di fedeltà, ma si dovrà essere oltremodo precisi nell’identificare i trade secret e nel comunicare ai propri dipendenti e collaboratori – ma anche, se del caso, a propri fornitori e consulenti – il carattere dell’informazione trasmessa, anche ai fini di poter sostenere, in un eventuale giudizio, la colpa (o il dolo) del soggetto agente, elemento soggettivo, che come vedremo, potrà essere considerato anche ai fini della definizione del danno.

Nuovi poteri di secretazione per i giudici

Una interessante novità apportata dal dlgs riguarda i poteri dell’organo giudicante con riferimento ai procedimenti afferenti alla illecita acquisizione, alla rivelazione o all’utilizzazione dei segreti industriali.

L’art. 121-ter cpi prevede ora che nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali, il giudice possa – mediante provvedimento pronunciato su istanza di parte che mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso – vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati, adottando altresì, sempre su istanza di parte, i provvedimenti che appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa.

Il sopraccitato provvedimento di divieto manterrà efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso e perderà efficacia unicamente:

  • se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98 cpi, ovvero;
  • se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

La tutela risarcitoria

Con riferimento alle sanzioni irrogabili dal giudice, il nuovo testo del 124 c.p.i., prevede ora al comma 6-bis, ter e quater che:

“Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:

a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;

b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;

c) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;

d) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;

e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;

f) i legittimi interessi dei terzi;

g) l’interesse pubblico generale;

h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali

6-ter. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all’applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne’, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;

b) l’esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;

c) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure (6).

L’indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può in ogni caso, superare l’importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato

Sono fissati così dei criteri guida che possono orientare l’organo giudicante nel definire i provvedimenti da adottare, che considerano, tra l’altro la complessità delle misure di segretezza adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali. Conseguentemente, più complesse saranno le misure, più complessi i provvedimenti.

La tutela penale e l’aggravante dello “strumento informatico”

Il dlgs in esame ha modificato, infine, l’art. 623 c.p., precedente denominato “Rivelazione di segreti scientifici o industriali”, ed oggi denominato “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali”, in passato molto spesso ritenuta la fattispecie penalmente ravvisabili in casi di sottrazione di segreti commerciali (o forse meglio dire informazioni riservate).

Il nuovo testo sanziona ora la condotta di “chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”, punendolo con la reclusione fino a due anni; il colpevole potrà essere punibile solo a seguito della querela della persona offesa. La stessa pena si applica altresì a “chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”. Il comma tre dell’art. in esame, tuttavia, prevede una curiosa aggravante “Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata”.

Conclusioni

Il dlgs. 63/2018, in recepimento della direttiva Direttiva 2016/943, amplia a tutti gli effetti la tutela già in precedenza offerta dal nostro ordinamento, sotto il segno della continuità, prevedendo una estensione a condotte colpose, maggiori poteri da parte del Giudice in caso di contenzioso ed una tutela penale, la quale prevede oggi una circostanza aggravante che determina un aumento della pena qualora le condotte siano realizzate tramite strumenti informatici, circostanza, con ogni probabilità, si verificherà in quasi tutti i casi che la giurisprudenza avrà modo di esaminare nei prossimi anni.

Centrali appaiono, ancora una volta, le misure di sicurezza – o meglio di segretezza – che i detentori di segreti commerciali dovranno adottare al fine di far configurare gli stessi come tali: misure non solo tecnologicamente avanzate, ma anche organizzativamente strutturate e documentate. In sede di contenzioso, infatti, una parte importante della partita si giocherà sul documentare cosa si è fatto concretamente per mantenere le stesse segrete e sull’avere reso del tutto evidente al soggetto che le ha sottratte che queste erano segrete e che dovevano essere mantenute come tali. Non basterà, pertanto, dichiarare in giudizio di avere adottato firewall o antivirus, ma bisognerà di fatto provare documentalmente di avere identificato in precedenza i trade secret come tali, e di avere adottato ogni misura di tutela adeguata, incluse quelle organizzative anche di matrice contrattuale.

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