Quando un’impresa sviluppa una nuova soluzione tecnica e ottiene un brevetto a tutela di tale soluzione, può facilmente sorgere l’equivoco che il brevetto garantisca anche la libertà di produrre e commercializzare il prodotto che la incorpora. In realtà, la tutela brevettuale e la libertà di attuazione operano su piani distinti. Il brevetto attribuisce al titolare un diritto di esclusiva sull’invenzione nei limiti della protezione conferita, ma non costituisce, di per sé, un’autorizzazione allo sfruttamento commerciale del prodotto.
Quest’ultimo potrebbe infatti ricadere, in tutto o in parte, nell’ambito di protezione di brevetti di terzi ancora in vigore. Per verificare l’esistenza di possibili interferenze con brevetti di terzi si ricorre all’analisi di Freedom to Operate, comunemente indicata con l’acronimo FTO.
Indice degli argomenti
Brevettabilità e analisi Freedom to Operate: due verifiche distinte
La brevettabilità e la Freedom to Operate rispondono a due domande differenti. La valutazione di brevettabilità riguarda la possibilità di ottenere una tutela brevettuale per una determinata soluzione tecnica, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. L’analisi di Freedom to Operate riguarda invece la possibilità di realizzare e commercializzare un determinato prodotto senza interferire con diritti brevettuali appartenenti a terzi.
La ragione di questa distinzione risiede nella natura stessa del brevetto. Il brevetto attribuisce infatti al titolare un diritto di esclusiva, consentendogli di impedire ai terzi, nei limiti previsti dalla legge, determinate attività di sfruttamento dell’invenzione brevettata (vedasi art. 66 del Codice della Proprietà Industriale). La concessione di un brevetto non attribuisce invece, di per sé, il diritto di sfruttare l’invenzione senza tenere conto di eventuali brevetti di terzi ancora in vigore.
Il caso del brevetto di miglioramento
Un esempio particolarmente chiaro è quello del brevetto relativo al miglioramento di una soluzione già brevettata. Si immagini che un primo soggetto sia titolare di un brevetto che protegge una macchina comprendente gli elementi A+B. Un secondo soggetto sviluppa successivamente una macchina comprendente gli elementi A+B+C, nella quale l’aggiunta dell’elemento C rende la nuova soluzione brevettabile rispetto a quella precedente.
Il secondo soggetto può quindi ottenere un brevetto sulla soluzione A+B+C, ma non per questo è libero di produrla e commercializzarla. Finché il brevetto anteriore su A+B è in vigore, la macchina A+B+C comprende infatti anche gli elementi protetti da tale brevetto e il suo sfruttamento richiede il consenso del relativo titolare (vedasi art. 68, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale).
La concessione di un brevetto e la libertà di sfruttare commercialmente il prodotto devono quindi essere valutate separatamente: la prima questione riguarda la possibilità di proteggere la propria soluzione tecnica, mentre la seconda richiede di verificare l’esistenza e la portata di eventuali diritti brevettuali di terzi.
Come si svolge un’analisi Freedom to Operate su prodotti e mercati
Un’analisi di Freedom to Operate ha l’obiettivo di valutare se un determinato prodotto o procedimento possa essere realizzato e sfruttato commercialmente senza interferire con diritti brevettuali di terzi. La valutazione deve essere riferita alla specifica configurazione del prodotto o del procedimento, ai Paesi nei quali si intende operare e al momento in cui è previsto lo sfruttamento commerciale.
Prodotto, Paesi e stato giuridico dei brevetti
Il primo elemento da considerare è quindi il prodotto che si intende effettivamente realizzare e commercializzare o il procedimento che si intende attuare, poiché la valutazione deve essere svolta sulla sua specifica configurazione.
Occorre poi considerare i Paesi nei quali l’impresa intende produrre o commercializzare il prodotto. Poiché un brevetto produce effetti soltanto nei Paesi nei quali è efficace, è necessario verificare se in tali Paesi siano in vigore brevetti di terzi che possano interferire con la produzione o la commercializzazione di quel prodotto.
Infine, per ciascun brevetto individuato, deve essere verificato il relativo stato giuridico, accertando se sia ancora in vigore nel Paese considerato oppure se sia, ad esempio, scaduto, decaduto o revocato.
Ricerca, rivendicazioni e famiglie brevettuali
L’analisi richiede quindi una ricerca dei brevetti e delle domande di brevetto potenzialmente rilevanti e il successivo esame dei documenti individuati. A questo scopo non è sufficiente verificare che un brevetto descriva una soluzione tecnicamente simile al prodotto: occorre analizzarne le rivendicazioni, che determinano l’ambito della protezione conferita dal brevetto (vedasi art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo). La verifica comprende inoltre l’esame delle relative famiglie brevettuali, per individuare i corrispondenti diritti nei diversi Paesi, nonché delle domande di brevetto pubblicate ancora pendenti, che potrebbero successivamente portare alla concessione di brevetti rilevanti.
I limiti della valutazione del rischio
L’analisi di Freedom to Operate non può tuttavia garantire in termini assoluti l’assenza di qualsiasi rischio di interferenza. Le ricerche brevettuali, per quanto approfondite, non consentono infatti di assicurare l’individuazione di ogni documento potenzialmente rilevante; inoltre, al momento della ricerca possono esistere domande di brevetto non ancora pubblicate e quindi non accessibili. Anche la valutazione della portata effettiva delle rivendicazioni dei brevetti individuati può presentare margini di incertezza. La FTO consente quindi di individuare e valutare il rischio sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’analisi, senza poterlo eliminare completamente.
Dalla Freedom to Operate alle strategie sui brevetti interferenti
L’individuazione, tramite un’analisi di Freedom to Operate, di un brevetto potenzialmente interferente non comporta necessariamente l’abbandono del progetto, ma consente all’impresa di valutare in anticipo le possibili strategie per gestire il rischio prima dell’immissione del prodotto sul mercato.
Portata, validità e contestazione del brevetto
In primo luogo, occorre approfondire il brevetto individuato, verificando sia l’effettiva portata delle sue rivendicazioni sia la sua validità. Un brevetto, anche se concesso, può infatti presentare profili di invalidità, ad esempio qualora vengano individuati documenti anteriori rilevanti, idonei a mettere in discussione la novità o l’attività inventiva dell’invenzione brevettata. Tale valutazione può incidere sulla decisione di contestare il brevetto oppure assumere rilievo nell’ambito di una successiva negoziazione con il suo titolare.
Modifiche al prodotto, licenze e cross-license
Se il brevetto risulta effettivamente interferente, l’impresa può modificare il prodotto o il procedimento in modo da non ricadere più nell’ambito di protezione del brevetto, oppure negoziare con il titolare una licenza che le consenta di utilizzare la tecnologia protetta.
Quando entrambe le parti dispongono di brevetti di reciproco interesse, può essere valutata anche una licenza incrociata (cross-license), mediante la quale ciascuna parte autorizza l’altra a utilizzare determinati propri diritti brevettuali. È proprio quanto potrebbe avvenire nell’esempio del brevetto di miglioramento sopra descritto: il titolare del brevetto sulla soluzione A+B potrebbe concedere al titolare del brevetto successivo A+B+C una licenza necessaria per sfruttare il proprio miglioramento; a sua volta, quest’ultimo potrebbe concedere al primo una licenza sulla soluzione migliorata A+B+C.
Acquisto, scadenza e aggiornamento dell’analisi
A seconda delle circostanze, possono inoltre essere valutati l’acquisto del brevetto interferente, l’attesa della sua scadenza o, qualora ne ricorrano i presupposti, la contestazione della sua validità. La strategia da adottare dipenderà quindi dalla portata e dalla validità del brevetto individuato, dalle possibilità di modificare il prodotto e dagli eventuali margini per raggiungere un accordo con il titolare del diritto.
Al fine di rendere praticabili queste alternative, è opportuno svolgere l’analisi di Freedom to Operate prima che il prodotto e le relative scelte di commercializzazione siano definitivamente consolidati. La valutazione può inoltre essere aggiornata qualora il prodotto venga modificato o l’impresa decida di entrare in nuovi mercati.
Tutela brevettuale e Freedom to Operate: attività complementari
Ottenere un brevetto e disporre della libertà di sfruttare commercialmente un prodotto sono quindi due aspetti distinti, che devono essere valutati separatamente. La tutela brevettuale consente di proteggere una propria soluzione tecnica nei confronti dei terzi, mentre l’analisi di Freedom to Operate serve a verificare se la produzione e la commercializzazione di tale soluzione tecnica possano interferire con brevetti di terzi ancora in vigore.
Le due attività sono pertanto complementari: da un lato, la brevettazione consente di tutelare l’innovazione sviluppata dall’impresa; dall’altro, la Freedom to Operate permette di valutare preventivamente i rischi connessi allo sfruttamento commerciale del prodotto e, se necessario, di individuare le strategie più opportune per gestirli.
Partecipa alla community