Codice della proprietà industriale: novità e nodi da sciogliere - Agenda Digitale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Codice della proprietà industriale: novità e nodi da sciogliere

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM che ha modificato il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale. Un’opera di consolidamento, più che un passo avanti, in attesa della riforma del Codice, già in cantiere

10 Set 2021
Cesare Galli

Avvocato e titolare della cattedra di Diritto industriale nell'Università degli Studi di Parma

Da alcuni anni l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è intensamente impegnato sul percorso della digitalizzazione, estremamente importante anche in questo campo, per tenere il passo con gli altri Paesi europei e con l’European Patent Office e l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale.

Il decreto che modifica il Codice della Proprietà industriale

Una nuova tappa di questo processo è stata segnata dal D.M. n. 119/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 agosto e quindi in vigore dal 9 settembre, che ha modificato il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, a sua volta adottato col D.M. n. 33/2010, successivo di cinque anni all’entrata in vigore del Codice (varato col D.lgs. n. 30/2005 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005) e messo a punto in parallelo con l’ampia revisione del Codice stesso poi operata dal D.lgs. n. 131/2010, entrambi frutto del lavoro di un gruppo di esperti nominato dall’allora Direttore Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi-Lotta alla Contraffazione avv. Loredana Gulino.

Può sembrare strano che dal 2005 al 2010 il Codice sia rimasto per cinque anni in vigore (e perfettamente operativo) senza norme di attuazione: ciò è stato possibile perché in realtà gran parte delle norme di attuazione delle singole leggi speciali di cui il Codice ha preso il posto (e anzitutto della legge marchi, della legge brevetti e della legge modelli) erano state direttamente incorporate nel Codice, principalmente nei Capi IV (“Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure”: artt. 147-193), V (“Procedure speciali”: artt. 194-200), VI (“Ordinamento professionale” dei consulenti in proprietà industriale: artt. 201-222) e VII (“Gestione dei servizi e diritti”: artt. 223-230), che rappresentano quasi la metà delle norme del Codice.

Questa scelta è forse tra le più criticabili del Codice – di per sé invece utilissimo, avendo ricondotto a coerenza sistematica le norme delle diverse leggi speciali, anche grazie alla già ricordata riforma del 2010, che ha completato l’opera, traendo le conseguenze di questa impostazione – perché ha introdotto una considerevole rigidità in relazione a disposizioni che, proprio per essere in gran parte dirette a disciplinare l’attività dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, richiedono maggiore flessibilità, in particolare perché le norme regolamentari sono modificabili per effetto di un semplice Decreto Ministeriale, il che consentirebbe anzitutto proprio un più rapido e tempestivo aggiornamento ai progressi dell’agenda digitale.

In effetti da più parti si era auspicato che la programmata modifica del Regolamento s’inquadrasse in un più vasto intervento di “delegificazione” di una parte delle disposizioni amministrative del Codice, cosicché sotto questo profilo si può dire che ci troviamo di fronte a un’occasione perduta. In questa revisione, del resto, non sono stati in alcun modo coinvolti i membri dell’Accademia U.I.B.M., né è stata nominata una Commissione di esperti col compito di affiancare l’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, come invece era sempre accaduto in passato per tutti gli interventi legislativi adottati in materia di proprietà industriale.

Le modifiche apportate al Regolamento

Le modifiche apportate al Regolamento dal D.M. n. 119/2021 si possono ricondurre essenzialmente a tre categorie: le correzioni formali (o relative a richiami interni inesatti), in particolare dirette ad uniformare la terminologia delle norme (“articolo” al posto di “art.”), utili, ma certamente non molto significative; le precisazioni e i chiarimenti su punti dubbi, nel senso già consacrato dalla prassi dell’Ufficio, secondo il modello della codificazione del “diritto vivente”; e le semplificazioni e gli adeguamenti all’evoluzione intervenuta nel frattempo nella normativa comunitaria, di cui anche in questo caso la digitalizzazione costituisce una parte importante.

La presentazione della domanda di marchio

In particolare, in relazione alla presentazione della domanda di marchio, oltre a recepire l’art. 11 l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E., nella sua nota sentenza IP Translator (Corte Giust. U.E., 19 giugno 2012, nella causa C‑307/10), stabilendo espressamente che non basta l’indicazione del titolo delle classi merceologiche per estendere la protezione a tutti i prodotti e servizi della classe, essendo a tal fine necessaria “la dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta”, il decreto ha inserito un art. 11-bis nel quale sono state indicate le modalità di rappresentazione, essenzialmente digitali, ammesse per le singole tipologie di marchi e in particolare per quelli non convenzionali, così da renderne praticamente possibile il deposito, anche qui ispirandosi alle regole previste dal diritto comunitario, e segnatamente all’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2018/626 del 5 marzo 2018 di esecuzione del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea. Ciò tuttavia è stato fatto in una forma discutibilmente abbreviata (non è stato ad esempio precisato che la descrizione del marchio, se presente, dev’essere “in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata”), il che potrà far sorgere problemi interpretativi, che parrebbe logico (ma non è certo) che verranno risolti nello stesso senso della disciplina europea.

L’istanza di limitazione

Non del tutto felice è anche la nuova disposizione dell’art. 24-bis, intitolata alla “Istanza di limitazione”, mentre in realtà essa si riferisce in modo unitario sia all’ipotesi di declaratoria di nullità parziale, sia a quella di vera e propria limitazione giudiziale con riformulazione delle rivendicazioni, ponendo in entrambi i casi a carico del titolare l’obbligo di informare “tempestivamente” l’Ufficio delle rivendicazioni come risultanti dalla pronuncia, dunque non ponendo un termine per questo adempimento, né prevedendo sanzioni per la sua omissione.

Accesso ai fascicoli delle domande e dei titoli

Opportuna pare invece la modifica dell’art. 33 sull’accesso ai fascicoli delle domande e dei titoli, che non contempla più la possibilità per il richiedente di chiederne la riservatezza e ne consente quindi sempre l’accesso ai terzi “purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l’irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice”. Parimenti opportuno, sempre a salvaguardia dei terzi, è l’inserimento all’art. 40 di un comma 7-bis che, per la trascrizione della licenza, prevede che la dichiarazione di avvenuta concessione di licenza presentata per la trascrizione in luogo del contratto “indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l’intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza”. Significativo è che l’art. 32 parli ora di “registro informatizzato” delle domande, dei titoli e delle trascrizioni.

Utile anche la specificazione che viene introdotta nell’art. 42, secondo cui, in caso di mancata presentazione nel termine previsto dalla stessa norma dei documenti di cui ci si fosse riservato il deposito dopo la presentazione della domanda “l’Ufficio procede ai sensi dell’articolo 173, comma 7, del Codice (e cioè alla richiesta di osservazioni al richiedente prima del rigetto definitivo della domanda: n.d.r.), se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione”, mentre negli altri casi “comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito”.

I chiarimenti sulla procedura di opposizione

Molti chiarimenti importanti sono stati introdotti anche in relazione alla procedura di opposizione, che ora ammette esplicitamente, all’art. 47, comma 4°, che “L’atto di opposizione (possa) essere depositato per via telematica”, così come “Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell’atto di opposizione” (comma 5° della medesima norma); e certamente opportune sono anche alcune precisazioni sull’elezione del Consiglio dell’Ordine dei consulenti (che a sua volta potrà avvenire anche in forma telematica), sugli esami di ammissione e sull’albo dei tirocinanti.

Conclusioni

Resta tuttavia l’impressione che ci troviamo davanti a un’opera di consolidamento, più che a un passo in avanti, per il quale si dovrà verosimilmente aspettare la riforma del Codice, in effetti già in cantiere: nella speranza che almeno per quest’ultima vi sia il coinvolgimento nella sua elaborazione del mondo delle professioni, dell’accademia e delle imprese, che sono, in ultima analisi, quelle a cui compete di fare della proprietà industriale e intellettuale un fattore decisivo per la competitività della “azienda Italia” nel mercato globalizzata.

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