consulenza strategica

Proprietà industriale, come cambia la registrazione dei marchi: cosa c’è da sapere

Le modifiche del Mise al regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale introducono importanti novità in materia di registrazione di marchio. Ecco quali sono e perché, sempre più, la figura del consulente in proprietà industriale diventa strategica per le aziende fin dalle fasi iniziali di un progetto

18 Ott 2021
Annamaria Algieri

Studio legale DLA Piper

Tamara D’Angeli

Studio legale DLA Piper

Roberto Valenti

Studio legale DLA Piper

Il Ministero dello Sviluppo Economico è recentemente intervenuto sul Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale n. 33/2010 apportando una serie di modifiche al processo di registrazione dei marchi nazionali che testimoniamo il chiaro sforzo di allineare la normativa nazionale con la normativa europea.

Codice della proprietà industriale: novità e nodi da sciogliere

Le novità in materia di registrazione di marchio

In materia di registrazione di marchio le più importanti novità sono quelle previste dagli art. 11 e 11-bis del Regolamento, che non solo recepiscono e sviluppano principi comunitari consolidatosi negli ultimi dieci anni ma danno anche accesso nel nostro sistema ai cosiddetti  “nuovi” marchi a condizione che al momento del deposito della domanda siano indicati con precisione e chiarezza i prodotti e servizi rivendicati.

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Nello specifico, l’art. 11-bis del Regolamento prevede che “il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”, prevedendosi espressamente la possibilità di registrare, oltre al marchio denominativo e al marchio figurativo, il marchio di forma tridimensionale, il marchio di posizionamento, il marchio a motivi ripetuti, il marchio di colore, il marchio sonoro, il marchio di movimento, il marchio multimediale, il marchio olografico, con la specifica indicazione, per ciascuno di questi segni, delle caratteristiche che la rappresentazione effettuata nella domanda di deposito deve avere affinché possa essere accolta.

Ad esempio, in riferimento al marchio multimediale si evince che lo stesso dovrà essere rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con decreto adottato dal direttore dell’Ufficio, facoltativamente accompagnato da una descrizione esplicativa.

La novità determinata dalla possibilità effettiva di depositare “nuovi marchi” si sviluppa dunque in attuazione di principi consolidati a livello comunitario, e già previsti dall’art. 7 del Codice di Proprietà Industriale.

Le modifiche all’art 11

Come anticipato, anche l’art. 11 è stato oggetto di riforma. È noto che il marchio sia protetto esclusivamente per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato (cosiddetto principio di specialità del marchio).

A seguito dell’Accordo di Nizza del 1957, è stata stipulata una Convenzione internazionale cui aderisce anche l’Italia (la Convenzione sulla Classificazione di prodotti e servizi di Nizza) secondo cui sono individuate 45 classi di prodotti e servizi che vanno rivendicati con la domanda di registrazione. In base alla classificazione di Nizza, i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Per ogni classe di registrazione è previsto un titolo contenente informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi compresi nella classe. Per esempio la classe 25 copre “articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria” la 38 “servizi di comunicazione”.

In passato, era frequente che il richiedente indicasse in sede di domanda che la registrazione fosse effettuata per tutta la classe, semplicemente inserendo il riferimento al titolo della classe. Il problema è che una classe di prodotto (o di servizio) può comprendere prodotti o servizi anche molto diversi fra loro. Si pensi, per esempio, alla classe 9 che comprende dal software alle mute da sub, dai microscopi ai ricevitori di cassa agli estintori, solo per citare qualche esempio.

I principi della sentenza IP Translator

Proprio in considerazione di questo la Corte di Giustizia della Comunità Europea, poi seguita dalle corti nazionali, con la sentenza cosiddetta “IP Translator” del 19 giugno 2012 ha ritenuto necessario stabilire il principio secondo cui i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Ciò ha determinato la realizzazione anche a livello degli uffici marchi degli Stati membri di un elenco armonizzato di prodotti e servizi accettabili, dotato di una struttura visiva di tipo gerarchico, in modo da specificare l’indicazione dei prodotti e dei servizi per cui si richiede la registrazione e così soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione stabiliti nella sentenza “IP Translator”.

Come detto, i principi stabiliti nella sentenza “IP Translator”, applicati dalla giurisprudenza italiana e dall’UIBM, sono ora recepiti nel regolamento, che all’art. 11 prevede espressamente che non è sufficiente il riferimento al titolo delle classi merceologiche per estendere a tutti i prodotti e servizi della classe, essendo invece necessario a questo scopo una dichiarazione espressa con la manifestazione di volontà di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta, e sempre a condizione che siano i principi di precisione e di chiarezza della rivendicazione di protezione come previsto nella sentenza “IP Translator”.

La figura del consulente in proprietà industriale

Le modifiche introdotte nella registrazione marchi sopra menzionate rendono ineludibile l’esigenza – nel processo di registrazione di un marchio – di rivolgersi a un professionista esperto della materia. Diviene dunque centrale la figura del consulente in proprietà industriale, sia per la fase della consulenza preliminare all’attività di deposito, con lo studio delle opportunità offerte dai nuovi marchi, sia per la fase di elaborazione della domanda prima del suo deposito, con la precisa e chiara individuazione dei prodotti e dei servizi per i quali il segno deve essere registrato.

In altre parole, si completa la trasformazione ormai avviata da alcuni anni nella professione del consulente in Proprietà Industriale, con il passaggio da una gestione prevalentemente tecnico-amministrativa, in cui l’attenzione era focalizzata su scadenze e rinnovi, a un approccio di consulenza strategica che mescola nozioni giuridico-amministrative e che provvede alla corretta registrazione dei marchi e li difende dalla contraffazione a competenze di mercato che molto si avvicinano al marketing.

Il consulente in proprietà industriale diventa il partner strategico delle aziende fin dalle fasi iniziali di un progetto con il chiaro obiettivo di tutelarne al meglio e di valorizzarne gli asset immateriali.

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