transfer fees

Cessione software tra società, quanto è legittimo chiedere un prezzo per il trasferimento

Nonostante una pronuncia della Corte di Giustizia UE, il mercato continua a qualificare i contratti di utilizzo del software quali licenze d’uso, anche quando sono ceduti i diritti di utilizzo a tempo indeterminato. Perché? E, poi, è lecito che una Software House richieda delle “transfer fees”?

03 Giu 2021
Gabriele Faggioli

CEO Gruppo Digital360, presidente Clusit, Responsabile Scientifico Osservatorio Cybersecurity & Data Protection Politecnico di Milano

Annamaria Italiano

legale, Partner di Partners4Innovation

Carlo Scarpa

professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Brescia

cyberwar

La concessione dei diritti di utilizzo del software si impernia da decenni sulla tipologia contrattuale denominata, dalle software house, licenza d’uso.

È importante sottolineare “dalle software house” perché in realtà la Corte di Giustizia Europea nel lontano anno 2012 ha già avuto occasione di stabilire che i contratti di licenza d’uso a tempo indeterminato, in realtà, sono da riqualificare in compravendite. E infatti, la Corte ha stabilito che, a prescindere dalla formale denominazione utilizzata dalle parti per designare l’accordo, a determinate condizioni indicate nella sentenza, il contratto deve, in realtà, qualificarsi, sotto il profilo giuridico e civilistico, quale vero e proprio contratto di compravendita, volto a trasferire un diritto sul software equiparabile al diritto di proprietà (Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 3 luglio 2012 C-128/11).

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La sentenza citata è fondamentale quando si analizzano talune prassi commerciali dei vendor, in quanto la Corte ha adottato una nozione particolarmente ampia di “vendita”, volta a ricomprendere “tutte le forme di commercializzazione di un prodotto caratterizzate dalla concessione di un diritto di utilizzare una copia di un software, per una durata illimitata, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario” e quindi, in ultima analisi, dirette a trasferire il diritto di proprietà sulla copia medesima.

Come si è arrivati alla sentenza della Corte di Giustizia Ue

Perché si arrivò a questa sentenza? Perché Oracle riteneva che il mercato del software usato, o di seconda mano, costituisse una violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale e questo portò a uno scontro giudiziario con UsedSoft – azienda operante nel mercato tedesco nel settore della compravendita di software “usato” – in merito al cosiddetto “principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione” previsto dagli articoli 4 par. 2 e 5 par. 1 della direttiva 2009/24/CE.

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Tale principio, sancito nell’ordinamento italiano dall’articolo 64-bis Legge diritto d’Autore, prevede che, la “prima vendita”, effettuata dal titolare dei diritti o con il suo consenso, di una copia di un programma software all’interno dell’Unione Europea “esaurisce” – facendolo, così, venir meno e, quindi, estinguendolo, con efficacia all’interno dell’Unione – il “diritto di distribuzione” del programma che la normativa riconosce nativamente e in via esclusiva al titolare dei diritti, “a eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.

In buona sostanza, considerando la licenza d’uso a tempo determinato di un software una forma di locazione (in virtù degli effetti limitati nel tempo che essa produce) ed equiparando, invece, a una compravendita la cessione a tempo indeterminato dei diritti di utilizzo sul software (stante la volontà delle parti di trasferire un diritto pieno e definitivo), la norma ci indica che a esaurirsi, per effetto del passaggio di proprietà conseguente all’atto della prima vendita, è il diritto esclusivo della Software House di controllare la successiva commercializzazione della copia compravenduta, fermo restando il diritto di autorizzare o vietare la locazione del programma.

A ben vedere, se la licenza a tempo indeterminato non fosse equiparata alla vendita, verrebbe allora compromesso lo stesso effetto utile del principio di esaurimento, posto che ai fornitori sarebbe sufficiente qualificare il contratto di cessione come “licenza”, anziché come “vendita”, per aggirare e svuotare di contenuto la regola dell’esaurimento, sancita dalla normativa e ribadita dalla Corte di Giustizia.

In pratica, quindi, se concedo in licenza d’uso a tempo determinato un programma per elaboratore, posso impedire la cessione del contratto e/o la cessione del prodotto e comunque la sub licenza; mentre, invece, se compravendo la copia – esattamente come accade nel caso di compravendita di una macchina o di un libro – non posso pretendere di impedire la ulteriore rivendita dell’usato.

Perché il mercato ignora la sentenza

Tuttavia, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia UE, il mercato continua imperterrito a qualificare i contratti quali licenze d’uso anche quando sono ceduti i diritti di utilizzo a tempo indeterminato.

Perché?

Probabilmente perché i vendor non hanno alcun interesse a incoraggiare le possibilità di cost saving sull’acquisto di software che questa sentenza lascia intravedere e, tanto meno, a dare evidenza di un cambio radicale di contrattualistica.

Ma sono anche altre le domande che dobbiamo farci e che un domani dovrebbe forse porsi anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

È legittimo che, di fronte a contratti pacificamente qualificati come compravendite, una Software House richieda delle “transfer fees”?

In pratica, è legittimo che, laddove una società intenda cedere un certo parco applicativo – magari nel contesto di una operazione societaria infra-gruppo o extra-gruppo – debba chiedere al vendor la preventiva autorizzazione, talvolta ottenendo in risposta la richiesta di importi, spesso anche cospicui, a fronte del semplice trasferimento di intestazione del contratto?

Ed è legittimo che, addirittura, da quel momento in poi venga richiesto di calcolare il canone di manutenzione anche sulle transfer fees?

Si profila l’abuso di posizione dominante?

Se si è di fronte a contratti di compravendita (e, comunque, il ragionamento si potrebbe anche fare per i contratti di licenza d’uso, qualora li si debba effettivamente chiamare così) prassi siffatte potrebbero rientrare nella nozione di abuso di posizione di dominanza?

Il problema è giusto porselo.

È, infatti, giusto domandarsi se queste e altre prassi commerciali che da decenni molte Software House impongono al mercato senza che quasi nessuno le contesti siano effettivamente legittime, o se, invece, presentino elementi abusivi, che il mercato accetta per timore, magari scaricando a valle questi oneri, annegandoli tra gli altri, che vanno comunque a gravare sul cliente finale.

Ma è giusto ricordare che la normativa stabilisce che è vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. E inoltre è vietato imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

Molte Software House sono sicuramente in una situazione di potenza economica grazie alla quale sono in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante e di “tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e in ultima analisi, dei consumatori” (art. 3, lett. a l. 287/1990 – c.d. Legge Antitrust).

Bisogna chiedersi se queste prassi commerciali di fatto configurino comportamenti con cui l’impresa dominante sfrutta il proprio potere di mercato nei confronti dei propri contraenti (fornitori e clienti) al fine di realizzare profitti sopra-competitivi.

Conclusioni

Ebbene, la Corte di Giustizia nel 2012 ha stabilito che limitare l’applicazione del principio di esaurimento consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita e di pretendere in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Questa restrizione alla rivendita di copie di programmi software andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale: il titolare otterrebbe una remunerazione multipla per lo stesso prodotto già remunerato sufficientemente con la prima vendita.

Ma, se questo principio vale per impedire di limitare la “rivendita”, non si vede quale potrebbe essere il fondamento di legittimità di una transfer fee imposta sulla cessione, atteso che, se le applicazioni cedute sono “licenziate a tempo indeterminato”, in realtà, sono vendute e, quindi, questo balzello dovrebbe considerarsi del tutto illegittimo e imposto solo per motivi di forza commerciale. Ci sono molte prassi commerciali delle software house su cui una analisi si potrebbe fare e su cui invece non si discute abbastanza.

Prima o poi le Autorità saranno chiamate a pronunciarsi.

E sarebbe interessante conoscere il parere dell’Antitrust.

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