La normativa

Riforma Codice della proprietà industriale, lavori in corso: come cambiano le tutele per le invenzioni

Rafforzamento della competitività, tutela dei brevetti, trasferimento tecnologico: il 6 aprile 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il DDL sulla revisione del Codice della proprietà industriale, che dunque ora è pronto ad approdare in Parlamento con molte novità

19 Apr 2022
Andrea Bucci

Partner LS Lexjus Sinacta

Il 6 aprile 2022 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge sulla revisione del Codice Proprietà Industriale (di seguito CPI). Ora parte l’iter in Parlamento. Le novità introdotte non sono poche. Si tratta di 31 articoli suddivisi in tre capi (il “rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale”, la “semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure” e le “norme di coordinamento ed adeguamento”) che toccano i più vari aspetti delle regole dettate dal CPI.

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Gli obiettivi della riforma

Secondo il comunicato stampa del MISE si tratta di “un intervento organico a tutela della proprietà industriale che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo”. Infatti, come dichiara il Ministro Giorgetti, l’obiettivo della riforma è “… promuovere la cultura dell’innovazione e degli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale che, attraverso la protezione delle idee e delle invenzioni, assicurano alle imprese del made in Italy un importante vantaggio competitivo sui mercati”.

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Occorre dire che comunicati apparsi fino ad ora pongono correttamente in rilievo il dato che il DDL si caratterizza per una serie di previsioni di carattere “amministrativo/burocratico”, intese ad accelerare i tempi dei Giudizi avanti alla Commissione ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito UIBM) che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza ex art 135 CPI, evitare la duplicazione di adempimenti amministrativi da parte dell’utenza, consentire l’utilizzo degli strumenti telematici da parte delle Camere di Commercio per la trasmissione della documentazione cartacea depositata presso queste ultime e la possibilità di utilizzo da parte dell’utenza del sistema telematico di deposito presso l’UIBM, e così via.

Tuttavia, già da una primissima lettura del testo del DDL, emergono ulteriori aspetti delle nuove regole che a sommesso avviso di chi scrive sembrano offrire spunti per un breve commento. Si prenderanno dunque in esame alcune delle novità introdotte dal DDL che agli occhi dell’operatore del diritto paiono, a tutta prima, intercettare alcuni dei problemi più ricorrenti nel contenzioso industriale.

La protezione temporanea di disegni e modelli

L’art. 2 del DDL introduce ex novo dell’art. 34 bis CPI che riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli di cui all’art. 31 CPI, esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto dall’articolo 18 per i marchi. Per disegno o modello, si intende l’aspetto esteriore di un intero prodotto o di una sua parte, come risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento. In altre parole, quello che nel linguaggio comune viene definito il “design”.

La possibilità introdotta dell’art. 34 bis consentirà quindi alle imprese di evitare il fenomeno purtroppo largamente diffuso della “divulgazione “, anche detto “pre-divulgazione”, del disegno o modello che trova nelle fiere una delle sue occasioni più frequenti. Si ha divulgazione quando in occasione di una fiera (ma non solo) l’imprenditore espone un disegno o modello, o peggio commercializza un prodotto, che per le suddette caratteristiche sia “nuovo” o “abbia carattere individuale” intendendosi per tale il fatto che un “utilizzatore informato” (cioè a dire, un “conoscitore del mercato” dotato di una capacità di giudizio superiore alla media) lo percepisca come diverso da qualsiasi altro disegno, modello o prodotto già noti al pubblico. La divulgazione, ovviamente, fa venire meno i detti requisiti, con il risultato che detto disegno o modello non potrà essere registrato e, se già registrato, la registrazione sarà nulla. Inoltre, i mezzi di reazione offerti all’imprenditore per contrastare la messa in commercio da parte della concorrenza di prodotti in tutto simili a quello esposto in fiera si riducono drasticamente e con scarse possibilità di successo. Non v’è quindi dubbio che l’introduzione dell’art. 34 bis CPI offrirà agli imprenditori che lo sapranno sfruttare un valido strumento di tutela della propria creatività ed inventiva e, al tempo stesso, del Made in Italy.

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Il tema del Professor Privilege

L’art 3 del DDL affronta un tema piuttosto delicato con la completa riscrittura dell’attuale art. 65 CPI, dove si regolamentano i diritti (il cd Professor Privilege) nascenti dall’invenzione industriale fatta nell’ambito di un rapporto di lavoro o di impiego con un’università (anche non statali legalmente riconosciute), un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Il nuovo art. 65 letteralmente “ribalta” l’approccio originario portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore. Fermo restando il diritto d’autore che resta all’inventore, secondo il nuovo approccio quest’ultimo dovrà “comunicare tempestivamente” alla struttura di appartenenza l’oggetto dell’invenzione con onere a carico di entrambe le parti di “salvaguardare la novità della stessa”.

Balza tuttavia agli occhi che la norma non spiega con quale modalità l’inventore dovrà dare detta comunicazione alla struttura di riferimento, né cosa si intenda per comunicazione “tempestiva”. Inoltre non si specifica “chi”, tra l’inventore e la struttura di riferimento, “fa cosa” quanto alla “salvaguardia della novità”. Al riguardo la nuova norma si limita a precisare che sarà compito delle università e degli enti e istituti in questione disciplinare, tra il resto, le modalità della detta comunicazione e che lo faranno nell’ambito della loro “autonomia”. Sicché, in effetti, sembra non potersi escludere il potenziale rischio che le scelte di tali strutture, oltre a non essere univoche con l’ulteriore rischio di giungere ad una disciplina non omogenea che potrebbe portare a significative disparità di trattamento tra i dipendenti delle varie università, enti e istituti con la possibilità di un conseguente contezioso giuslavoristico, potrebbero essere procrastinate ad libitum. Ciò con l’ulteriore rischio di incomprensioni quanto alle responsabilità della struttura o dell’inventore connesse con una eventuale mancata “salvaguardia della novità” insita nel trovato in questione.

Inoltre, l’attuale indeterminatezza del temine e della modalità della comunicazione in questione impedirà, appunto fino a che la struttura non avrà previsto la relativa disciplina, il decorrere del termine di sei mesi dalla detta comunicazione (termine che può essere prorogato) entro cui la struttura di riferimento dovrà depositare il brevetto o comunicare all’inventore che non ha interesse a farlo e quest’ultimo potrà quindi provvedervi personalmente. La norma prevede anche che al momento di determinare la disciplina dei rapporti con l’inventore la struttura di riferimento dovrà in ogni caso riconoscere all’inventore una remunerazione non inferiore al 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione (dedotti i costi per il deposito della domanda di brevetto). Fino a quando però le università, gli enti e gli istituti non avranno provveduto a disciplinare i vari aspetti del rapporto con gli inventori richiamati dalla norma, alla struttura spetterà una remunerazione non superiore al 30% degli introiti derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione. Alla luce di quanto sopra non può escludersi che quest’ultima parte della norma sia intesa proprio a sollecitare università, enti e istituti a disciplinare quanto prima quegli aspetti, delegati a loro dalla norma, riferiti all’attività inventiva del proprio dipendente ed allo sfruttamento economico del trovato.

La domanda per il brevetto

L’art. 5 del DDL modifica l’art. 148 CPI dove, tra il resto, a differenza di quanto oggi previsto si stabilisce che la domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità è ricevibile anche in caso di mancato pagamento contestuale al deposito della domanda purché il pagamento venga effettuato entro un mese, come attualmente viene consentito dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e dall’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) mantenendo ferma la data del deposito della domanda. Cioè a dire mantenendo ferma l’anteriorità al momento della presentazione della domanda. Ciò che, come giustamente sottolinea la Relazione Illustrativa al DDL “permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del “first-to-file” (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto)”.

Il controllo preventivo sul deposito

Ed ancora si vuole segnalare la modifica introdotta dall’art. 6 del DDL all’art. 198 CPI con la quale si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito, presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese. In questi casi si prevede obbligatoriamente tale controllo quando l’inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all’estero e quando l’inventore abbia ceduto l’invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto. Al riguardo non può non osservarsi, anche se certo al momento della stesura del DDL non era prevedibile, che la modifica dell’art. 198 CPI sembra intercettare anche il dibattito relativo alle fonti di approvvigionamento interne dello Stato italiano che le tragiche vicende della guerra in Ucraina rende oggi di stretta attualità.

A sommesso avviso di chi scrive, è significativa – per le implicazioni pratiche connesse – la previsione dell’art. 17 del DDL che integra l’art. 46 CPI nel senso che, in tema di invenzioni, si intende “compreso nello stato della tecnica” (e dunque il trovato manca del requisito della novità) oltre a quanto contenuto in domande di brevetto italiano o europeo anche quanto contenuto nelle “domande internazionali designanti o aventi effetto per l’Italia”. Da ciò discende che nel momento in cui la nuova norma amplia l’orizzonte rispetto alla quale l’esaminatore dovrà verificare la ricorrenza del requisito della novità, la fase di una accurata ricerca di “anteriorità” che deve (o dovrebbe) sempre precedere il deposito di una domanda di brevetto (e di registrazione di marchio) viene ad assumere, se possibile, una importanza vieppiù maggiore.

In effetti la fase più delicata al momento del deposito di un brevetto è proprio la c.d. “ricerca di anteriorità”, cioè a dire, la verifica preliminare dell’esistenza di brevetti sia italiani sia esteri già esistenti simili al brevetto in questione che ne farebbe venire meno l’imprescindibile requisito della “novità”. Requisito in mancanza del quale il brevetto non può essere depositato, e se anche lo fosse darebbe luogo a contestazioni. Fase che, come invece accade troppo spesso, gli inventori/imprenditori non dovrebbero affrontare in “prima persona”, attesa la necessità di specifiche competenze in materia brevettuale.

L’esclusiva sull’invenzione

Non è infatti sufficiente essere un “inventore” ed essere perciò stesso un esperto in materia di brevetti e, soprattutto, essere in grado di cogliere tutti gli aspetti innovati del proprio trovato e trasfonderli in quella parte della domanda di brevetto dedicata alle “rivendicazioni” che possono essere definite come la dichiarazione di volontà manifestata dall’inventore di voler ottenere tutela su determinati aspetti del suo trovato. Insomma, con le rivendicazioni l’inventore delimita e circoscrive ciò che intende proteggere. Sono dunque le “rivendicazioni” che garantiscono all’inventore/imprenditore l’esclusiva, e la relativa protezione, sull’invenzione. La carente o incompleta redazione delle rivendicazioni condiziona definitivamente la “resistenza” del brevetto agli attacchi dei terzi e, infine, la stessa validità di un brevetto.

Ricerca di anteriorità che presuppone inoltre la possibilità di avere accesso a specifiche banche dati. In effetti le imprese italiane che dispongono di uffici marchi e brevetti “interni” attrezzati a questo fine sono una sparuta minoranza rispetto al panorama imprenditoriale nazionale. Per questo esistono professionisti in ciò espressamente specializzati che devono superare un esame di abilitazione avanti ad una Commissione. Modalità di esame anche queste modificate dall’art. 16 del DDL con la revisione dell’art. 207 CPI.

La necessità di una consulenza

L’importanza della consulenza di un esperto abilitato in materia, oltre che della ricerca di anteriorità, viene sottolineata, con riguardo alla registrazione dei marchi, anche dall’art. 1 del DDL. Questa norma, a mente dell’articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012, dell’articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014 e dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/787, letti alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell’UE, partendo dalla sentenza C-87/97 fino alla recente C-783/19, introduce all’art. 14 del CPI il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette. La complessità della materia è di tutta evidenza, soprattutto se raffrontata con la pratica purtroppo non infrequente degli imprenditori di registrare (quando lo fanno) i propri marchi, scelti peraltro con criteri del tutto personali, limitando una eventuale “ricerca di anteriorità” ad una verifica delle “ditte” delle società registrate presso le Camera di Commercio. Marchi, questi ultimi, che se opposto, o contestati, nella maggior parte dei casi sono destinati alla invalidità.

La contraffazione su prodotti esposti in fiera

Ancora, a sommesso avviso di scrive, è di particolare rilievo la modifica dall’art. 20 del DDL all’art. 129 in tema di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera. La norma afferma infatti il principio generale secondo cui il titolare di un diritto di proprietà industriale possa richiedere la descrizione o il sequestro, degli oggetti costituenti la violazione di un tale diritto nonché dei mezzi di riduzione dei medesimi. Tuttavia, in base alla normativa oggi in vigore detto principio incontra il limite di applicazione nel caso di contraffazione di prodotti esposti in fiera dove le forze dell’ordine possono solo descrivere ma non anche sequestrare, salvo esigenze di natura penale, detti prodotti. La modifica introdotta dal DDL all’art. 129 CPI abolisce il comma 3 che prevede questa limitazione.

Secondo la Relazione illustrativa al DDL “La soppressione del predetto comma garantirebbe all’azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l’eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti. Inoltre, è opportuno considerare che nell’ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione online in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera”.

Problemi pratici

Occorre tuttavia osservare che l’esigenza di maggiore speditezza ed effettività che il DDL intende soddisfare con detta modifica dell’art. 129 CPI rischiano di essere vanificate da quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo in base al quale i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Inoltre, l’art. 134 CPI stabilisce che detti procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono di competenza delle “sezioni specializzate” istituite presso Tribunali e Corti d’Appello previste dal D.lgs 27.06.2003, n. 168.

Ebbene, in base a detta norma per le controversie nella quali è parte una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio, non si applicano gli ordinari criteri di competenza territoriale ma, ad esempio, se la competenza fosse del Tribunale di Bologna, occorrerebbe adire la sezione specializzata del Tribunale di Genova, se di Firenze quella di Roma, se di Reggio Calabria quella di Catania, se di Salerno quella di Napoli, e così via come meglio specificato nella norma. Restano fermi nella loro competenza le sezioni specializzate dei Tribunali di Roma, Torino, Genova, Venezia e poche altre.

Tornando quindi al tema della contraffazione su prodotti esposti in fiera, sempre ad esempio, nel caso di fiere in corso a Bologna o Rimini che dispongono di strutture fieristiche di importanza internazionale, un espositore italiano davanti ad un “contraffattore estero” al fine di ottenere la descrizione o il sequestro dei prodotti contraffatti sarebbe obbligato a rivolgersi alla sezione specializzata del Tribunale di Genova. Occorre però considerare che, generalmente, le fiere hanno una durata molto limitata nel tempo. Sicché la possibilità che:

  1. l’imprenditore venga a conoscenza della contraffazione e ne raccolga le prove,
  2. trasmetta gli atti al Tribunale di Genova che a sua volta, per quanto celere,
  3. esamini il caso, decida che si può precedere inaudita altera parte,
  4. emetta un’ordinanza di sequestro o descrizione dei prodotti contraffatti, quest’ultima venga
  5. comunicata all’interessato e che
  6. un Ufficiale Giudiziario riesca a procedere alla descrizione o al sequestro prima che la fiera sia conclusa (e/o prima il che contraffattore abbia lasciato con la sua merce il recinto fieristico),

appare di fatto veramente minima. Ne risulta che la pur commendevole e certamente condivisibile modifica introdotta dal DDL, in mancanza di un coordinamento con le norme che regolano la competenza delle sezioni specializzate dei Tribunale e della Corti d’Appello in tema di provvedimenti cautelari, in non pochi casi rischia di rimanere senza effetto pratico.

Il regime di pubblicità presso UIBM

Infine, altra novità introdotta dall’art. 21 DDL è relativa alla modifica dell’art. 138 CPI dove si prevede il regime della pubblicità presso l’UIBM degli atti inerenti i titoli di proposta industriale ai fini dell’opponibilità ai terzi. Vengono quindi aggiunti a quelli già previsti nella norma quelli che estinguono diritti reali o personali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia e le sentenze che dichiarano il fallimento del titolare del diritto industriale. A questo riguardo la Relazione illustrativa al DDL precisa che la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento si rende necessaria anche ai fini del coordinamento con l’art. 88, comma 2 della legge fallimentare. Quest’ultima è la norma che prevede la “presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore”. Si segnala quanto sopra perché la Relazione fa rifermento alla norma prevista della vigente legge fallimentare (R.d. 16.03.1942, n. 267 – LF). Tuttavia, a far data dal prossimo 16.05.2022 – a meno di ulteriori rinvii – entrerà in vigore il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.lgs 12.01.2019, n. 14 – CCI). L’art. 88 della LF rivive, quasi identico, nell’art. 197 del CCI. Quanto al 2° comma che qui interessa, scompare solo la parola “fallito” sostituita da “debitore”. Va da sé che a sua volta, quando sarà entrato in vigore, l’art. 197 CCI dovrà essere letto in relazione alle altre norme e principi che regoleranno la “crisi d’impresa” diversi dalla attuale L.F.

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